¿TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL SIN CONTRATO ESCRITO?

¿TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL SIN CONTRATO ESCRITO?

Nos estamos encontrando, en el despacho, con discusiones sobre quién es el titular de la Propiedad Intelectual de un software, desarrollado por un proveedor de servicios para una empresa. El contrato firmado no dejaba claro que se transmitía la propiedad del nuevo software creado.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CREACIÓN DE PROGRAMA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

En varios casos, el proveedor / “creador” del software, había sido autor del código fuente del software usado por una empresa en sus actividades técnicas.

Prestador del servicio y empresa habían firmado un contrato, para la prestación de servicios de programación. El prestador de los servicios era responsable del desarrollo de todos los aspectos digitales de la empresa que le contrataba.

El prestador del servicio controlaba el acceso al código fuente. Sólo proporcionaba el programa a la empresa, para permitirle cargarlo y ejecutarlo en los ordenadores de la empresa.

Sin embargo, para mejorar, modificar o corregir errores en el programa, era esencial tener acceso y editar el código fuente.

Las partes dejaron de colaborar, por razones que no vienen al caso. El prestador del servicio era el único con acceso al código fuente; esta situación era una amenaza existencial para la viabilidad del producto que fabricaba la empresa y  para su propia supervivencia.

Lo clientes nos preguntaban si podían exigir al prestador de servicio que le entregase el código fuente y documentación asociada. ¿Quién era propietario del nuevo software, creado en base al código, pero que se había desarrollado para el cliente y que éste había pagado?

EMPLEADO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La primera cuestión a estudiar, en estos casos, era si el prestador del servicio de “creación” del software era un empleado de la empresa. Si era empleado, el nuevo software había sido creado para la empresa; por consiguiente, era de la empresa, desde el inicio.

El Art. 51 de la Ley de Propiedad Intelectual dice:

Transmisión de los derechos del autor asalariado

  1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.
  2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.
  3. En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores.
  4. La titularidad de los derechos sobre un programa de ordenador creado por un trabajador asalariado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones de su empresario se regirá por lo previsto en el apartado 4 del Art. 97 de esta Ley.

El Art. 97 de la Ley de Propiedad Intelectual dice:

Titularidad de los derechos

  1. Será considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta Ley.
  2. Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario.

Mutatis mutandis, el Art. 15 de la Ley de Patentes dice:

Invenciones pertenecientes al empresario

  1. Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario.
  2. El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo.

Añade el Art. 17 de la Ley de Patentes:

Invenciones asumibles por el empresario

  1. Cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.
  2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización … el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado. Dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención.

Por tanto, la Propiedad Intelectual del software, y su código fuente también, eran de la empresa, desde el inicio.

La discusión de si el prestador de servicio era empleado o no depende del Derecho laboral aplicable. En principio, no depende de la etiqueta que hayan elegido las partes, para calificar el contrato, sino de la verdadera relación entre ellas. Por ejemplo: la forma de pago, el control de la jornada laboral, la dependencia jerárquica, el lugar de trabajo, la exclusividad de la relación…

Por tanto, si se dan las características de la relación laboral, el software creado (y el código fuente) son del empleador.

PROVEEDOR INDEPENDIENTE Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Si no hay relación laboral, es discutible quién es el titular del programa creado. Debería reflejarse en el contrato quién tendrá la Propiedad Intelectual.

Si no se ha hecho, en principio, la titularidad corresponde a quien ha pagado por la obra desarrollada. Se presumiría que ha pagado por el servicio y por la cesión de la Propiedad Intelectual. Aunque no está claro en todos los casos.

Dice la famosa STS 17 Mayo 2003 (492/2003):

El programa fue encargado y hecho a medida del cliente y [éste] ha corrido con los gastos de investigación y desarrollo, lo que ha supuesto una considerable inversión para el mismo … Su viabilidad para el futuro no puede dejarse al puro interés, capricho o veleidad del proveedor del programa … Para ello la propia Ley … establece que no necesitarán autorización del titular, salvo disposición contractual en contrario, la reproducción o transformación de un programa de ordenador incluida la corrección de errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo, con arreglo a su finalidad propuesta.

Se cumplen [dichos] requisitos … El programa informático … no se refiere a un producto standard, sino que ha sido un programa individualizado … [L]o que pretenden hacer los demandados no es una reproducción … sino una modificación para adaptarlo a las necesidades del usuario que encargó el programa del ordenador …

Se cumplen los supuestos del citado precepto:

a) Los reconvinientes son los legítimos usuarios del programa;

b) Los actos de modificación son necesarios para la utilización del programa de ordenador, con arreglo a la finalidad propuesta.

EL DESARROLLADOR DEL SOFTWARE ESTÁ OBLIGADO A COLABORAR

Aún en el caso de que diseñador fuese el titular del software (o del código fuente, por lo menos), tiene una obligación general de cooperar con la empresa. Para que ésta pueda seguir usando el programa, aún cuando se haya terminado la relación.

El Art. 1258 del Código Civil dice

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

La empresa puede exigir al diseñador que le transfiera el título sobre la Propiedad Intelectual / los Derechos de Autor del programa y código fuente.

DERECHO DE LA EMPRESA A ACCEDER AL CÓDIGO FUENTE

Cuando un desarrollador es contratado para desarrollar un software, no podrá decir que no tiene obligación de transferir los medios, para que ese software pueda funcionar. Caso contrario, el contrato no tendría eficacia. El desarrollador no se ha limitado a licenciar “su” software; el cliente necesitará tener un acceso que le permita “utilizar”, “disfrutar” del software que se ha desarrollado para él.

La empresa necesita acceso al código fuente y disfrutar del derecho a usarlo, editarlo, y compilarlo. Caso contrario, la empresa no podría desarrollar o mejorar sus productos, ni corregir errores o implementar características que se han anunciado pero que no funcionan. También cuando la versión actual del hardware se vuelva obsoleta, necesitará una programación adicional, imposible sin acceso al código fuente.

En otras palabras, el acceso al código fuente (y no solo al código objeto) era una necesidad. Por lo tanto, los derechos contractuales de la empresa le permiten tener acceso al código fuente, para usarlo, adaptarlo y modificarlo.

Santiago Nadal

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