DOS MARCAS SIMILARES NO SE CONFUNDEN, SI SON DIFERENTES «CONCEPTUALMENTE». MARCAS PICARO Y PICASSO (1/2)

DOS MARCAS SIMILARES NO SE CONFUNDEN, SI SON DIFERENTES «CONCEPTUALMENTE». MARCAS PICARO Y PICASSO (1/2)

He publicado varios posts, sobre las recientes Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión TJUE en casos en que el Tribunal ha hablado de marcas de conocimiento tan “universal”, de tamaño renombre, que no pueden confundirse con palabras similares. Me refiero a las Sentencias “Messi” (Sentencia del TJUE 17 Septiembre 2020 : Messi / EUIPO) y “Smiley Miley” (Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 16 Junio 2021: Smiley Miley / EUIPO y Cyrus Trademarks).

Una reciente conferencia de Cloe Adelantado sobre la Sentencia Messi me recordó una clásica Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE 12 Enero 2006 (Picasso / Picaro). La Sentencia estableció el principio de que las marcas “conceptuales” tienen un renombre incorporado de tal importancia, que es difícil que una marca similar puede provocar confusión entre los consumidores.

REGISTRO DE LA MARCA PICARO PARA AUTOMÓVILES. OPOSICIÓN DE LA MARCA PICASSO

DaimlerChrysler AG registró como marca comunitaria denominativa PICARO en Clase 12: «automóviles y sus piezas, autobuses».

Los herederos de Pablo Picasso (la “Succession Picasso”) se opusieron al registro, alegando riesgo de confusión con su Marca denominativa comunitaria anterior PICASSO en Clase 12: «vehículos; aparatos de locomoción terrestre … coches, autobuses, camiones …».

La OAMI rechazó la oposición y registró la marca. Consideró que, habida cuenta el alto grado de atención del público relevante, las marcas enfrentadas no eran similares fonética ni visualmente; además, el impacto conceptual de la marca anterior neutralizaba cualquier similitud.

La «Succession Picasso» recurrió contra la decisión ante el Tribunal de Primera Instancia, que desestimó el Recurso. Y aquélla presentó Recurso de Casación ante el Tribunal de Justicia.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

El Tribunal de Justicia recuerda que el riesgo de confusión depende, especialmente:

  • Del conocimiento de la marca en el mercado
  • De la posible confusión / asociación entre signo utilizado y registrado
  • De la similitud entre marca y signo y entre los productos o servicios designados.

NECESARIA COMPARACIÓN GLOBAL DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO

Según el Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente. Esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes.

En este caso, la Sentencia considera que uno de los signos controvertidos, PICASSO, tiene un significado claro y determinado, y el público puede captarlo inmediatamente. Por tanto, las diferencias conceptuales pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas; y así es en el caso de autos.

IMPORTANCIA DE LA DIFERENCIA CONCEPTUAL. NOMBRES MUY CONOCIDOS

El Tribunal de Justicia consideró que los dos signos en conflicto (PICARO / PICASSO) eran muy similares visual y fonéticamente, pero no en el plano conceptual. Esa diferencia conceptual puede desnaturalizar las similitudes, por el carácter destacado y evidente de la diferencia conceptual. Además, la atención del público relevante es elevado en el caso de los automóviles.

Santiago Nadal

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